首先，涉外定牌加工各方無一例外地應(yīng)該謹(jǐn)遵誠信原則。從我國近年來的各種判例以及《商標(biāo)法》的修改中不難看出，惡意已經(jīng)成為各類侵權(quán)案件中重要考量因素，換言之，如果法官察覺到一方具有惡意，訴訟失敗的幾率將大大增加。因此，境外委托方和國內(nèi)商標(biāo)注冊人應(yīng)避免搶注他人商標(biāo)，以攀附他人商譽(yù)為目的注冊與他人商標(biāo)近似的商標(biāo)以及惡意訴訟。對于國內(nèi)加工方而言，如果能夠明顯感知境外委托人的惡意，則應(yīng)該慎重考慮是否接受訂單。例如，HONDA案再審被判侵權(quán)的理由之一是：國內(nèi)加工方在使用商標(biāo)時，突出增大“HONDA”的文字部分,縮小“KIT”的文字部分,同時將H字母和類似羽翼形狀部分標(biāo)以紅色，與引證商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)。筆者認(rèn)為，本案國內(nèi)加工方作為同業(yè)經(jīng)營者，按照國外委托人的要求在產(chǎn)品上使用與境外注冊商標(biāo)不符、且與同行業(yè)知名商標(biāo)HONDA近似的商標(biāo)圖樣，未進(jìn)行合理避讓，難以自證完全沒有惡意，退一步講，如果本案中使用的商標(biāo)與境外注冊商標(biāo)完全一致，也許本案判決會有所不同。

除以上誠信原則外，筆者對各方的建議分別如下：

（一） 國內(nèi)加工方

首先，國內(nèi)加工方在接受訂單前，應(yīng)檢索國內(nèi)相同或類似商品上的在先商標(biāo)。如檢索到與境外注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，則侵權(quán)風(fēng)險較大，應(yīng)充分權(quán)衡風(fēng)險利弊后再決定是否接受訂單；如果沒有相同商標(biāo)，但境外注冊商標(biāo)與國內(nèi)有一定影響力的商標(biāo)尤其是馳名商標(biāo)較為近似，應(yīng)當(dāng)予以合理避讓。

其次，如決定接受訂單，國內(nèi)定牌加工方必須確保自己的加工行為完全符合以下涉外定牌加工的要求，這樣才有機(jī)會在訴訟中以此進(jìn)行抗辯。

1、確定委托方為境外企業(yè)。根據(jù)在先案例方爵案【4】，如委托方為境內(nèi)企業(yè)，即使其在國外有合法有效的注冊商標(biāo)，一般不構(gòu)成涉外定牌加工，而只是單純委托生產(chǎn)和出口貿(mào)易，更容易被視為國內(nèi)商標(biāo)使用行為而被判定侵權(quán)。

2、境外注冊商標(biāo)應(yīng)合法有效且已核準(zhǔn)注冊。國內(nèi)加工方應(yīng)要求境外委托方提供商標(biāo)注冊證明及中文翻譯最好要求委托方對相關(guān)證明進(jìn)行公證或認(rèn)證，或者委托第三方查證，以確保其真實(shí)性。

3、定牌加工生產(chǎn)中貼附的商標(biāo)、委托協(xié)議中的商標(biāo)與境外注冊商標(biāo)保持一致。

4、定牌加工產(chǎn)品必須屬于境外注冊商標(biāo)指定的商品范圍。

5、境外委托人必須是境外注冊商標(biāo)的合法使用人。如果境外委托方不是境外商標(biāo)的注冊人，則必須查看并留存境外委托方使用該商標(biāo)的許可協(xié)議或者授權(quán)書，并要求境外委托方對許可協(xié)議或授權(quán)書進(jìn)行公證或認(rèn)證，以確保其真實(shí)性。

6、所有定牌加工產(chǎn)品必須交付境外委托方，不允許流入國內(nèi)市場。第一、確保生產(chǎn)時貼附的商標(biāo)及生產(chǎn)數(shù)量與協(xié)議約定一致，如果加工方生產(chǎn)的產(chǎn)品超出協(xié)議的約定的數(shù)量，多余的部分可能會被認(rèn)定有流入國內(nèi)市場的可能性。第二、嚴(yán)格防止產(chǎn)品在國內(nèi)銷售或向內(nèi)部人員出售、贈與等。第三、交付時注意保存貨物購銷合同、海關(guān)出口貨物報關(guān)單、售貨確認(rèn)書、裝箱單、發(fā)票等證據(jù)，備以證明所有產(chǎn)品均交付委托方。第四、如果不符合要求的產(chǎn)品被境外委托方拒收，建議國內(nèi)加工方進(jìn)行銷毀，不可將其投入國內(nèi)市場。第五、避免在國內(nèi)進(jìn)行類似交易的行為，如確實(shí)無法避免，建議簽署委托協(xié)議并保留相證明文件。例如，國內(nèi)加工方不具備報關(guān)資格，委托其他公司以受托公司的名義進(jìn)行報關(guān)并向其支付費(fèi)用，如被訴侵權(quán)，國內(nèi)商標(biāo)注冊人可能主張此種行為為銷售行為，被訴產(chǎn)品已在國內(nèi)市場流通。

7、確保定牌加工生產(chǎn)在合同期限內(nèi)進(jìn)行，且務(wù)必簽署協(xié)議后再開始生產(chǎn)，避免倒簽協(xié)議。

最后，定牌加工案件中的被訴人大多是國內(nèi)加工方，如被判侵權(quán)，賠償金額往往與境外委托人支付的加工費(fèi)差距甚大，所以，筆者建議國內(nèi)加工方應(yīng)與境外委托方在合同中事先約定如何分擔(dān)可能出現(xiàn)的賠償責(zé)任，以最大限度地降低自己的損失。
 （二）境外委托方

雖然我國涉外定牌加工案件中的被訴人大多為國內(nèi)加工方，但如遇糾紛，境外委托方會受到不能及時收貨的影響，并且也有在先案例KWAY案【5】判定國內(nèi)加工方已盡到合理注意義務(wù)不侵權(quán)，并判定境外委托方侵權(quán)。所以境外委托方也應(yīng)積極采取措施，減小侵權(quán)風(fēng)險。具體建議如下：

1、境外委托方應(yīng)提前在中國注冊相關(guān)商標(biāo)，然后再進(jìn)行定牌加工委托，以避免侵權(quán)風(fēng)險。

2、如果在中國尚未注冊或無法注冊相關(guān)商標(biāo)，境外委托方應(yīng)與國內(nèi)加工方共同合作確保二者之間的委托加工符合涉外定牌加工的要求。其中，境外委托方應(yīng)重點(diǎn)確保境外注冊商標(biāo)權(quán)利無瑕疵，以及相關(guān)產(chǎn)品不會回流中國市場。值得注意的是，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，定牌加工產(chǎn)品不可避免地會在網(wǎng)上出售，境外委托方應(yīng)該避免在可以將產(chǎn)品直接寄到中國的境外網(wǎng)站上進(jìn)行銷售，例如，在先案例PEAKSEAS0N案【6】中，被訴行為被判侵權(quán)的理由之一為，定牌加工產(chǎn)品雖然是在美國電商平臺（亞馬遜美國網(wǎng)站）上出售，但國內(nèi)消費(fèi)者可以通過亞馬遜中國網(wǎng)站搜索到相關(guān)商品并且進(jìn)行網(wǎng)購，所以該案法官認(rèn)為存在通過“亞馬遜”網(wǎng)站購買到已出口至境外之商品的可能性,會引起國內(nèi)相關(guān)公眾混淆與誤認(rèn)而判定侵權(quán)。

3、如果在中國發(fā)現(xiàn)惡意搶注行為，應(yīng)盡早對相關(guān)商標(biāo)提交異議、無效宣告或撤銷三年不使用等申請，積極維護(hù)自身權(quán)益。

（三）國內(nèi)商標(biāo)注冊人

HONDA案再審判決明顯更有利于國內(nèi)商標(biāo)注冊人，所以相比之下，在本文討論的涉外定牌加工侵權(quán)糾紛案件中，國內(nèi)商標(biāo)注冊人的前景較為明朗。筆者認(rèn)為國內(nèi)商標(biāo)注冊人可以從以下幾方完善自己的權(quán)益保障。

1、對注冊商標(biāo)進(jìn)行海關(guān)備案和市場監(jiān)視。通過海關(guān)備案有助于發(fā)現(xiàn)和阻止通過涉外定牌加工方式侵權(quán)的行為，預(yù)防侵權(quán)產(chǎn)品流向海外市場。

2、積極使用注冊商標(biāo)。國內(nèi)注冊人應(yīng)積極使用注冊商標(biāo)，穩(wěn)固商標(biāo)權(quán)，提升知名度。如果注冊商標(biāo)未實(shí)際使用，遭遇糾紛時，法院可能僅判侵權(quán)不判賠償，而且如果不使用滿三年，還會面臨被撤銷的風(fēng)險。

3、對海外搶注商標(biāo)積極維權(quán)。提前對海外市場開展布局，如果發(fā)現(xiàn)惡意搶注人，應(yīng)盡早對相關(guān)商標(biāo)提交異議、無效宣告或撤銷等申請。

除以上建議外，涉外定牌加工各方應(yīng)密切關(guān)注我國經(jīng)濟(jì)策略動態(tài)以及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)案例，及時規(guī)避一些可預(yù)見的侵權(quán)風(fēng)險。

涉外定牌加工早已不是單純的商標(biāo)法適用問題，而是逐漸演變?yōu)檎邌栴}、經(jīng)濟(jì)問題。近年來，在“一帶一路”大戰(zhàn)略背景下，我國一直致力于推動創(chuàng)新戰(zhàn)略實(shí)施，促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)發(fā)展自主品牌，隨著我國出口商品的質(zhì)量不斷提升，打擊出口貿(mào)易中的侵權(quán)、假冒偽劣商品成為維護(hù)“中國制造”國際形象的重點(diǎn)。HONDA案判決應(yīng)運(yùn)而生之際，國內(nèi)企業(yè)可考慮創(chuàng)立自主品牌，弘揚(yáng)民族精神。同時，國家機(jī)關(guān)也應(yīng)重視法律的指引作用，在司法判定和執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)上采取統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這樣國內(nèi)企業(yè)才可以明確自身定位，更好地維護(hù)“中國制造”的良好國際形象。